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解析美國(guó)專利法修改后的新規(guī)定

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　　2011年9月16日，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬簽署了對(duì)美國(guó)專利法進(jìn)行重大變革的《美國(guó)發(fā)明法案》(AIA)。該法案對(duì)美國(guó)專利法做出4項(xiàng)根本性改變：將“先發(fā)明制”改成“發(fā)明人先申請(qǐng)制”；增加4種對(duì)專利有效性提出質(zhì)疑的新程序；擴(kuò)展某些侵權(quán)抗辯，并取消或弱化某些抗辯；取消一些可授予專利權(quán)的主題。本文結(jié)合作者的經(jīng)驗(yàn)，解析新法中的一些規(guī)定，希望能幫助中國(guó)申請(qǐng)人熟悉這次美國(guó)專利法的修改。

　　AIA定義了兩類現(xiàn)有技術(shù)：即新專利法第102(a)(1)款，“在本發(fā)明的有效申請(qǐng)日以前，記載在專利、公開出版物形式中，或公開使用、銷售或以其他方式為公眾所知”的技術(shù)；及新專利法第102(a)(2)款，“記載在本發(fā)明的有效申請(qǐng)日以前有效提交的專利或?qū)＠暾?qǐng)中”的技術(shù)。而上述條款都適用有關(guān)“寬限期”的規(guī)定，即在申請(qǐng)日前一年內(nèi)，申請(qǐng)人公開或基于申請(qǐng)人信息公開內(nèi)容中的技術(shù)，不屬于現(xiàn)有技術(shù)。

　　盡早和經(jīng)常申請(qǐng)

　　2013年3月16日以后,“現(xiàn)有技術(shù)”定義的范圍在某些方面比當(dāng)前定義的范圍更加寬泛。因此，申請(qǐng)人可在此之前盡可能提交申請(qǐng)。如果申請(qǐng)文件包含不享有2013年3月16日之前優(yōu)先權(quán)的權(quán)利要求，那么整個(gè)申請(qǐng)將適用新法。在這種情況下，可能會(huì)發(fā)生一些有趣的情況。例如，申請(qǐng)人可能會(huì)提出混合申請(qǐng)，即包含2013年3月16日之前和2013年3月16日之后的權(quán)利要求，這時(shí)，申請(qǐng)人可利用舊法和AIA的適用條件，來控制適用于自身專利申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)。

　　加速審查

　　(Accelerated Examination)

　　美國(guó)專利商標(biāo)局為某些類型的發(fā)明提供加速審查程序。AIA使得該程序的適用范圍更加廣泛，但收費(fèi)也更昂貴。

　　授權(quán)前提交

　　(Preissuance Submissions)

　　“授權(quán)前提交”程序，即競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利申請(qǐng)還在審查階段時(shí)，公眾就可以向美國(guó)專利商標(biāo)局提交現(xiàn)有技術(shù)供審查員參考。該規(guī)定可以用來監(jiān)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　　雙方復(fù)審

　　(Inter Partes Reexamination)

　　相對(duì)于“單方復(fù)審”，挑戰(zhàn)專利有效性的質(zhì)疑人在“雙方復(fù)審”程序中獲得勝利的幾率更高。質(zhì)疑者在后一程序的獲勝率約為前一程序的6倍。2012年9月16日之后，“雙方復(fù)審”程序?qū)⒏臑椤半p方重審”程序(Inter Partes Review)。

　　單方復(fù)審

　　在2013年3月16日之后, “單方復(fù)審”仍然有效，但在程序進(jìn)行階段不允許質(zhì)疑者參加。審查標(biāo)準(zhǔn)仍為可專利性的實(shí)質(zhì)性新問題(a substantial new question of patentability)。

　　權(quán)利重授(Reissue)

　　新專利法仍然保留“權(quán)利重授”程序。盡管專利權(quán)人必須對(duì)其糾正的錯(cuò)誤進(jìn)行確認(rèn)，但不再需要聲明該錯(cuò)誤的出現(xiàn)并非源于故意欺騙。

　　記錄保存(Recordkeeping)和溯源程序(Derivation)

　　根據(jù)AIA，申請(qǐng)人可能會(huì)被要求提供證明其發(fā)明構(gòu)思、在先使用或在先銷售的證據(jù)，因此，保持良好的研發(fā)記錄對(duì)申請(qǐng)十分重要。

　　“抵觸程序”不再適用專利和有效申請(qǐng)日為2013年3月16日或之后的專利申請(qǐng)。“發(fā)明人先申請(qǐng)制”實(shí)施后提交的申請(qǐng)適用溯源程序。除了創(chuàng)意，新專利法要求對(duì)正在審查和未經(jīng)授予專利權(quán)的專利申請(qǐng)的源頭進(jìn)行證明。溯源程序必須在授予專利權(quán)后一年之內(nèi)提交。

　　授權(quán)后重審(Post-Grant Review)和商業(yè)方法重審(Business Method Review)

　　啟動(dòng)“授權(quán)后重審”程序的時(shí)間為專利權(quán)授予之日起9個(gè)月以內(nèi)，啟動(dòng)此程序可以基于任何無效理由，如缺乏實(shí)用性、主體不適格、公開不充分、不確定性等。自2012年9月16日起，公眾可以通過“授權(quán)后重審”的形式，對(duì)商業(yè)方法專利提出質(zhì)疑。對(duì)于其他主體，可以在2013年3月16日或之后提出質(zhì)疑。在商業(yè)方法審查程序有效期間，公眾可以在專利權(quán)授予后的任何時(shí)候申請(qǐng)啟動(dòng)“商業(yè)方法重審”。然而，“授權(quán)后重審”和“商業(yè)方法重審”禁止提請(qǐng)人在民事訴訟中再次提出審查過程中提出過的或可能提出的問題。

　　雙方重審

　　(Inter Partes Review)

　　“授權(quán)后重審”程序必須在專利權(quán)授予之日起9個(gè)月內(nèi)提出，而“雙方重審”程序只能在專利授權(quán)日起9個(gè)月之后提出。此外，“雙方重審”程序只能在“授權(quán)后重審”程序終止后申請(qǐng)啟動(dòng)。如果第三方訴提請(qǐng)人侵權(quán)，該提請(qǐng)人提出“雙方重審”程序的時(shí)間必須是被訴1年內(nèi)?！半p方重審”適用于AIA生效日之前或之后授權(quán)的所有專利，但只能以專利和印刷出版物為現(xiàn)有技術(shù)。提出“雙方重審”的申請(qǐng)人必須結(jié)合一個(gè)或多個(gè)獲得專利保護(hù)的權(quán)利要求，適當(dāng)闡述其不具有專利性的理由。

　　在先使用權(quán)

　　“在先使用”一直以來被看作是一種公平的抗辯，AIA將這種在先使用抗辯擴(kuò)展到所有類型的專利。

　　補(bǔ)充審查

　　根據(jù)AIA，專利權(quán)人可在獲得專利權(quán)后主動(dòng)提交現(xiàn)有技術(shù)信息，要求美國(guó)專利商標(biāo)局進(jìn)行補(bǔ)充審查，以履行披露與其發(fā)明技術(shù)相關(guān)信息的義務(wù)。如果該信息在“補(bǔ)充審查”階段被參考、重新考慮并以此為依據(jù)修正專利申請(qǐng)審查的結(jié)果，它將不能成為欺詐或不正當(dāng)行為起訴的依據(jù)。但需要注意的是，這種由“補(bǔ)充審查”提供的“免疫保護(hù)”是很有限的?！把a(bǔ)充審查”自2012年9月16日起正式實(shí)施。